Depuis 2020, l'essentiel du contentieux des marques ne se plaide plus devant un tribunal mais devant l'INPI : opposition à un dépôt, action en nullité, action en déchéance. Des procédures écrites, contradictoires, rapides — et redoutablement techniques.
Ce que la réforme de 2020 a changé
Jusqu’en 2020, contester une marque enregistrée supposait un procès devant un tribunal judiciaire. L’ordonnance du 13 novembre 2019, prise en application de la loi PACTE et entrée en vigueur le 1er avril 2020, a transféré à l’INPI une large part de ce contentieux.
L’Institut connaît désormais, à titre principal, des demandes en nullité et en déchéance de marques françaises. Le tribunal judiciaire reste compétent lorsque la demande est connexe à une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, lorsqu’elle est formée à titre reconventionnel, ou lorsque des mesures conservatoires sont en cause.
Le gain est réel : procédure écrite, délais encadrés, coût sans commune mesure avec celui d’un procès. La contrepartie l’est aussi : les débats sont purement techniques, l’INPI ne statue pas sur les dommages et intérêts, et une décision défavorable se répercute sur l’ensemble du portefeuille.
Trois procédures coexistent, avec des objets distincts. L’opposition empêche l’enregistrement d’une demande en cours. La nullité fait disparaître rétroactivement un titre déjà enregistré. La déchéance met fin aux droits pour l’avenir, à compter de la date à laquelle le motif a été acquis.
L’opposition : agir vite, ou perdre l’occasion
L’opposition se forme dans les deux mois de la publication de la demande contestée. Le délai est bref, et il ne se rouvre pas.
La procédure est contradictoire. L’opposant expose ses moyens ; le déposant répond ; des échanges successifs interviennent selon un calendrier fixé par l’Institut. Une phase préalable permet aux parties de rechercher un accord — coexistence, limitation de libellé, retrait partiel — et la suspension de l’instance est possible à cette fin.
Le débat porte sur deux comparaisons, qui s’apprécient globalement et en interdépendance : la comparaison des signes, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en tenant compte de l’élément dominant ; et la comparaison des produits et services, selon leur nature, leur destination, leur complémentarité et leurs circuits de distribution. Plus les produits sont proches, moins la différence entre les signes doit être marquée pour écarter le risque de confusion — et inversement.
Le déposant confronté à une opposition n’est pas démuni. Il peut discuter ces comparaisons, restreindre son libellé pour supprimer le recouvrement, négocier un accord, et surtout exiger de l’opposant la preuve de l’usage sérieux de sa marque lorsqu’elle est enregistrée depuis plus de cinq ans. Cette demande met un terme à un nombre significatif d’oppositions fondées sur des titres dormants.
Nullité et déchéance : attaquer un titre enregistré
L’action en nullité vise un titre qui n’aurait pas dû être enregistré. Les motifs absolus tiennent au signe lui-même — absence de distinctivité, caractère descriptif, signe trompeur, contraire à l’ordre public, dépôt de mauvaise foi. Les motifs relatifs tiennent à un droit antérieur : marque, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, droit d’auteur, droit de la personnalité.
Depuis la réforme, l’action en nullité n’est plus enfermée dans un délai de prescription. Elle reste toutefois paralysée par la forclusion par tolérance : le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré en connaissance de cause l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant cinq années consécutives ne peut plus en demander la nullité, sauf dépôt de mauvaise foi.
L’action en déchéance sanctionne le défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, mais aussi la dégénérescence — la marque devenue la désignation usuelle du produit — et le caractère trompeur acquis par l’usage. Elle est ouverte à toute personne, sans condition d’intérêt à agir depuis la réforme.
Sa force tient au renversement de la charge de la preuve : c’est au titulaire attaqué de rapporter la preuve de l’usage. Or cette preuve se constitue dans la durée — factures datées, catalogues, captures horodatées, campagnes, volumes par produit et par territoire — et se reconstitue mal cinq ans plus tard. L’usage doit être sérieux, c’est-à-dire réel et conforme à la fonction de la marque, et non symbolique ; il doit porter sur le signe tel qu’enregistré, sous réserve des variantes n’en altérant pas le caractère distinctif.
Recours et stratégie d’ensemble
Les décisions du directeur général de l’INPI sont susceptibles de recours devant l’une des cours d’appel spécialement désignées, celle du ressort du domicile du requérant. Le recours suit un formalisme propre et des délais courts. Les décisions de l’EUIPO relèvent quant à elles de ses chambres de recours, puis du Tribunal de l’Union européenne.
Ces procédures ne s’apprécient jamais isolément. Une action en déchéance peut faire tomber l’obstacle qui bloquait un dépôt, sans procès. Une opposition mal calibrée peut, à l’inverse, provoquer une demande reconventionnelle en déchéance et révéler la fragilité de son propre portefeuille. Avant d’attaquer, il faut donc avoir audité ce que l’on détient : preuves d’usage réunies et datées, classes réellement exploitées, chaîne des cessions inscrite au registre.
La construction du portefeuille et la surveillance du registre sont exposées dans notre page stratégie de dépôt. Lorsque le signe est déjà exploité par un tiers, l’articulation avec l’action judiciaire est décrite dans notre page contrefaçon de marque.
Questions fréquentes
- Dans quel délai former opposition à un dépôt de marque ?
- Deux mois à compter de la publication de la demande au Bulletin officiel de la propriété industrielle pour une marque française, trois mois à compter de la publication pour une marque de l'Union européenne. Ce délai n'est pas prorogeable. Passé ce terme, seule reste l'action en nullité, plus longue et plus coûteuse — d'où l'intérêt d'une surveillance active du registre.
- Sur quels droits une opposition peut-elle être fondée ?
- Depuis la réforme entrée en vigueur en avril 2020, l'opposition ne se limite plus à une marque antérieure. Elle peut être fondée sur plusieurs droits à la fois : marque antérieure, dénomination sociale, nom commercial ou enseigne connus sur l'ensemble du territoire, nom de domaine dont la portée n'est pas seulement locale, indication géographique, nom d'une collectivité territoriale. Cette ouverture a sensiblement élargi les moyens du titulaire d'un droit non enregistré.
- Comment fait-on tomber une marque qui n'est pas exploitée ?
- Par une action en déchéance pour défaut d'usage sérieux, ouverte lorsque la marque est enregistrée depuis plus de cinq ans. Elle se porte directement devant l'INPI, sans avoir à justifier d'un intérêt à agir. La charge de la preuve pèse sur le titulaire de la marque attaquée : c'est à lui de démontrer un usage sérieux, pour chacun des produits et services visés, sur la période considérée.
Exposer votre situation
Cette matière est suivie par Me Matthieu Cordelier. Le premier échange sert à vérifier l’absence de conflit d’intérêts et à vous indiquer la marche à suivre.